Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü davası, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 25. Maddesinde düzenlenmiştir.

5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.

(SMK m.25/1)

Markanın hükümsüzlük hallerinin mevcut olması, markayı kendiliğinden hükümsüz hale getirmez. Türk Marka ve Patent Kurumu’nun da tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğüne karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Bunun için mahkeme kararı gerekir.

TPE’de davacıya istemi kabul ettiğini belirterek marka tescil belgelerini vermiş olmakla 556 sayılı kanun 29 ile 39 maddelerinde öngörülen tescil işlemleri davacıların istemi doğrultusunda sona ermiştir. Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markanın hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz.

(Yargıtay 11. H.D 2000/226 E, 2000/1196 K, 10.02.2000 T)

Markanın Hükümsüzlüğüne Yol Açan Haller

SMK 5. Ve 6. Maddelerde, marka tesciline engel haller sayılmıştır. 5. Maddede, mutlak tescil nedenleri, 6. Maddede nispi tescil engelleri yer almaktadır. Marka tesciline mutlak engel teşkil eden durumlar TPMK tarafından resen (kendiliğinden) incelenir. Nispi tescil engelleri ise ancak ilginin itirazı ile dikkate alınabilir.

Tescil başvurusunda mutlak veya nispi tescil engeli olmasına rağmen kurum tarafından tescil işlemi yapılmış olabilir. Markanın hükümsüzlüğü davaları bu tür durumlarda markanın sicilden silinmesi için açılan davalardır. Markanın hükümsüzlüğü davası açılabilmesi için tescil başvurusu sırasında itiraz edilmiş olması şart değildir. Başvuru sırasında itiraz etmemiş olan hak sahipleri ve kanunda sayılan ilgililer de markanın hükümsüzlüğü davası açabilir.

Markanın, tescil edildiği tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar verilebileceği gibi, bir kısım mal veya hizmetlere ilişkin olarak kısmi hükümsüzlük kararı da verilebilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. (SMK m.25/5)

Markanın Hükümsüzlüğü Davasını Kimler Açabilir?

SMK m.25/2’ye markanın hükümsüzlüğü davasını;

• Menfaati olanlar,
• Cumhuriyet savcıları veya
• İlgili kurum ve kuruluşlar açabilir.

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Açmada Menfaati Olanlar

Kanun düzenlemesinde “menfaati olanlar” kavramı içerisine kimlerin girdiği önem taşımaktadır.

Markanın hükümsüzlüğü davasını, tescil başvurusu sırasında itiraz etmiş olan ve itiraz etmemiş olsalar dahi marka hakkı doğrudan ihlal edilen kişilerin açabileceği tartışmasızdır. Bununla birlikte, davanın açılabilmesi için zararın ortaya çıkmış olması şartı da aranmaz. Menfaatin zarar görme tehlikesinin oluşması davanın açılabilmesi için yeterlidir.

Davacı vekili, müvekkilinin “swatch” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin “i-watch” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkili itirazlarının TPMK YİDK’nca reddedildiğini, taraf markalarının benzer olup tüketiciler nezdinde karıştırılacağını, davacı markaları tanınmış olduğundan başvurunun kötüniyetli yapıldığını, “watch” ibaresinin tasviri bir işaret olmadığını ileri sürerek 11.08.2011 tarih 2011-M-3124 Sayılı YİDK’nın kararının iptali ve davalı şirket markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir….

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, TPMK YİDK’nın 2011-M-3124 Sayılı kararının iptaline, dava konusu 2009/63067 Sayılı markanın hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

(Yargıtay 11. H.D. 2019/3543E, 2021/1989K, 03.03.2021)

Menfaati olanlar kavramı içerisinde tartışmalı olan kısım ise marka hakkı doğrudan ihlal edilmeyen ancak ticari alanda ileride doğacak hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişilerin, tüketicilerin ve birliklerin dava açıp açamayacağıdır. Bu konuda henüz yerleşik yargı kararları mevcut olmasa da, doktrinde “menfaati olanlar” kavramının geniş yorumlanması gerektiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Özellikle kamu yararını ilgilendiren hükümsüzlük hallerinde (mal ve hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler (SMK 5/1-f) gibi) tüketicilerin de markanın hükümsüzlüğü davası açma hakkı bulunmalıdır. Yine serbest ve dürüst rekabeti engelleyici nitelikteki işaretlerin marka olarak tescil edilmesi halinde, hâlihazırda sahip olduğu marka hakkı ihlal edilmese de rakip üreticilerin hükümsüzlük davası açma hakkı kabul edilmelidir. (Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmalar (SMK 5/1-d) veya malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli işaretlerin tescili (SMK 5/1-e)gibi)

Yargıtay kararlarında markanın sahibi olmayan distribütörlerin, hukuki menfaatleri bulunduğundan hükümsüzlük davası açabilecekleri kabul edilmektedir.

Dava, davalı markasının hükümsüzlüğüne dair olup yukarda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı dava dışı İtalyan firmasının distribütörü olduğunu belirtmiş olup bu husus da taraflar arasında çekişmesizdir. 556 Sayılı KHK’nin “hükümsüzlük talebi” başlıklı 43. maddesi hükmüne göre, zarar görenlerin hükümsüzlük davası açması mümkün olduğu gibi davacı taraf da 27.11.2007 tarihli son celsede davalı markasının kötüniyetli tescile dayalı olarak iptalini istediğine ve gerek HGK’nun 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı ve gerekse de bu tarihten sonra Dairemizin yerleşen uygulamalarına (18.02.2008 tarih ve 2006/14848 E. ve 2008/1703 K. sayılı ilamı ve 13.10.2008 tarih 2008/6955 E. 2008/11101 K.) göre kötüniyet iddiası ile de marka hükümsüzlük davası açılabileceğinden yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

(Yargıtay 11. H.D. 2008/3301 E,  2009/8018 K, 29.6.2009 T)

Yine, haklarında markaya tecavüz nedeniyle dava açılmış ve ceza tehdidi altında bulunan kişilerin yargılamaya konu markanın hükümsüzlüğü davası açmada hukuki menfaatleri olduğu kabul edilmektedir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince; davalı A… Örgü ve Dokuma Ürün .Üretim Ltd.ޞti.’nin şikayeti üzerine davacılar 556 sayılı KHK’ye muhalefet suçundan ceza mahkemesinde yargılanmaktadırlar ve ceza mahkemesince verilen bir ara kararına dayanılarak eldeki hükümsüzlük davası açılmıştır. Davacıların ceza tehdidi altında tutulduğu bir markanın hükümsüzlüğünü talepte hukuki yararları bulunmaktadır. Nitekim, davalı şirketin “XOXO” markasının hükümsüzlüğü talebiyle davacılar tarafından açılan dava mahkemece kabul edilmiş ve Dairemizin 2008/445 Esas, 2009/10534 sayılı ilamı ile de mahkeme kararı onanarak davacıların hükümsüzlük davası açmada hukuki yararının varlığı kabul edilmiştir.

O halde, eldeki dava açısından davacıların marka hükümsüzlüğü isteyemeyeceğine ilişkin gerekçesi yerinde olmadığından kararın bu nedenle davacılar yararına bozulması gerekmiştir…

Markanın hükümsüzlüğünü isteyebilecek “zarar gören kişi “ kavramının geniş yorumlanarak 556 Sayılı KHK’nin 61/c maddesi gereğince davalı şirkete ait markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak suretiyle 61/A maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle yargılanan davacıların verilen ara kararı gereğince “OXXO” markasının tanınmış “XOXO” markası ile iltibas oluşturduğundan tescil edilemeyeceği gerekçesiyle 556 sayılı KHK’nın 7/ı ve 42/a madde hükümlerine istinaden, açtıkları eldeki davada aktif dava ehliyetinin bulunduğunun kabulü gerekir.

(Yargıtay HGK. 2011/11-529 E, 2011/643 K, 19.10.2011 T)

Cumhuriyet Savcıları ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar

SMK düzenlemesi, cumhuriyet savcılarının da markanın hükümsüzlüğü davası açmada yetkili olduğu düzenlenmiştir. Kanunda, davada açmaya hakkı olan taraflar için mutlak ve nispi ret nedenleri arasında bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla kanun düzenlemesine göre gerek kamu yararını ilgilendiren sebepler, gerekse de kişilerin marka hakkının ihlali söz konusu olduğunda cumhuriyet savcıları marka hükümsüzlüğü davası açabilir.

Meslek oda ve birlikleri gibi ilgili kurum ve kuruluşlar; gerek üyelerinin menfaatlerinin zedelenmesi gerekse de doğrudan kendi haklarının ihlali halinde markanın hükümsüzlüğü davası açabilirler. Örneğin, bir meslek birliğinin adını içeren bir işaretin marka olarak tescil edilmesi durumunda bu birliğin doğrudan kendi sınai mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olacaktır.

Yargıtay 11. HD 2011/929 E, 2011/4871 K nolu kararında,

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi”nin “Toplu Ko­nut” ibaresini marka olarak tescil ettirmiş kişiye kar­şı hükümsüzlük davasında zarar gören olarak davacı sıfatıyla yer almasını kabul etmiştir. Yargıtay’a göre “…özel bütçeli de olsa kamu tüzel kişiliğini haiz bulu­nan kurumların da önceye dayalı hak sahipliğinden kaynaklanan nedenlerle 556 sayılı KHK’nin 8/3 ve 8/5. Maddesi hükümlerine dayanarak üçüncü kişilere ait markaların hükümsüzlüklerini talep edebilmeleri” mümkündür.

(Remzi Tamer PEKDİNÇER, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler, https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/2594)

sonucuna varmıştır.

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Davalı Taraf

SMK 25/3. Maddesine göre markanın hükümsüzlüğü davası;

• Dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya
• Onların hukuki haleflerine karşı açılır.

Kanunda, TPMK’nun hükümsüzlük davasında taraf olarak gösterilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir.

Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilemeyecek Haller

1. Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma

Kanunda bazı durumlarda, 5. ve 6. Maddelerde sayılan hükümsüzlük hallerinin varlığına rağmen markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği belirtilmiştir.

“Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.”

(SMK m.25/4)

Buna göre hükümsüzlük davasına konu tescil edilen marka;

• SMK 4. maddesinde açıklanan marka olabilecek işaret kriterlerine uymuyor veya,
• Herhangi bir ayırt edici nitelik taşımıyor veya
• Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerden veya
• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerden olsa bile;

kullanım sonucunda ayırt edici özellik kazanmış olursa, mahkemece hükümsüzlük kararı verilemez. Bu durumda mahkemece yapılacak incelemede, markanın kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanıp kazanmadığının incelenmesi gerekir. Bu incelemede, ayırt edici nitelik kazanma tarihi olarak marka tescili için başvuru veya tescil tarihi değil; hükümsüzlük talebinde bulunulan dava tarihi dikkate alınacaktır.

2. Önceki Marka Sahibinin Sessiz Kalması

SMK m. 25/6 uyarınca; marka sahibi, marka hakkını ihlal eden sonraki tarihli bir markanın kullanımına, bu kullanımı bildiği veya bilmesi gerektiği halde beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tesciline karşı kendi markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Ancak sonraki marka tescilinin kötü niyetli olması halinde, belirtilen süre boyunca sessiz kalmış olsa bile hükümsüzlük davası açabilir.

İstinaf mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair istinaf itirazlarının yerinde olmadığı ancak mahkemece hükümsüzlük talebi bakımından davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı sonucuna ulaşılmışsa da, marka başvurusunun kötüniyetle yapıldığının tespit edildiği hallerde sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyeceği, tarafların marka olarak kullandıkları işaretler benzer olduğu gibi, tescil kapsamlarının da aynı tür ve ilişkili mal ve hizmetlere ilişkin olduğu, davacı markalarının, davalı tarafından ilk marka başvurusunun yapıldığı 2005 tarihinde tanınmış olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği, davalının en başından itibaren markalarını tescil edildikleri şekliyle değil davacı markalarına yaklaştırarak kullandığı, belirtilen hususun marka tescilinin davacının tanınmışlığından haksız olarak istifade etme amacıyla ve kötüniyetle yapıldığını gösterdiği gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun ise kısmen kabulüyle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, esas hakkında yeniden hüküm tesis edilmek suretiyle, kullanmama nedeniyle hükümsüzlük talebi bakımından karar verilmesine yer olmadığına, davalı adına tescilli markaların hükümsüz kılınarak sicilden terkinine, unvan ve alan adı terkini taleplerinin reddine, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine, 5.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmiştir.…..usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

(Yargıtay 11. H.D. 2020/154 E, 2020/4610 K, 02.11.2020 T)

Dava, marka hakkına tecavüzün tespiti, meni ve manevi tazminat ile davalı tarafa ait alan adlarına erişimin engellenmesi istemlerine ilişkindir.Birlikte var olma ve markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması olgusunun ancak istisnai hallerde ve tescilli markalar yönünden değerlendirilebileceği ve tescilli marka ile karıştırılma ihtimali bulunan fiili kullanımlar yönünden ancak “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” ilkesinin gündeme gelebileceği anlaşılmıştır.

Olayda, davacının dayandığı markasının başvuru tarihinin 13.05.2011, tescil tarihinin 16.08.2012, dava tarihinin ise 30.12.2014 olduğu dikkate, 556 Sayılı KHK’nın 8.maddesi uyarınca, markanın başka tescillere karşı koruma tarihinin başvuru tarihinden, KHK’nın 9.maddesi uyarınca, tecavüz eylemlerine karşı koruma tarihinin ise markanın bültende yayını tarihinden itibaren başladığı anlaşıldığından sessiz kalma yoluyla hak kaybının da söz konusu olmadığı görülmektedir.

Marka tescil tarihinden önceki markasal kullanımların da bulunmadığı, yargılama devam ederken davalı tarafın ilgili unsurlu marka başvurusunun ve neticesinin bu davada dikkate alınamayacağı hususları hep birlikte dikkate alınarak, davalının markasal kullanımları ve ilgili alan adı yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu bu istem yönünden davanın reddine karar verilmesi hatalı olduğundan davacı tarafın karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.

(Yargıtay 11. H.D. 2019/442 E, 2020/3781 K, 05.10.2020 T)

3. Markanın Kullanılmadığı Def’i (SMK m.19/2)

Marka hükümsüzlüğüne ilişkin SMK 25. Maddesinin 7. fıkrasında, aynı kanunun 19/2. Maddesi hükmünün def’i (savunma) olarak ileri sürülebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, hükümsüzlüğü istenen markanın sahibi (hükümsüzlük davasında davalı), hükümsüzlük talebine gerekçe yapılan önceki tarihli markanın,

• dava tarihinden önceki beş yıl içerisinde itiraza konu mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğuna veya
• kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri bulunduğuna dair delil sunmasını isteyebilir.

Geriye doğru beş yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak ise dava tarihi esas alınır.

Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.

(SMK m.25/7)

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Açma Süresi

Markanın hükümsüzlüğü davasını açma süresi, hükümsüzlüğü istenen markanın tescil tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Ancak tescilin kötü niyetli olması halinde bu süre dikkate alınmaz. Yani kötü niyetli marka tesciline karşı hükümsüzlük davası süresiz olarak açılabilir. Burada kötü niyetten kasıt, tescilin dürüst ticari kullanıma aykırı olmasıdır. Marka olarak kullanılan işaretin, tanınmış bir markaya yakınlaştırılarak, haksız rekabet yoluyla kazanç elde etmeye veya müşterileri yanıltmaya çalışma gibi haller kötü niyet olarak kabul edilir.

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Markanın hükümsüzlüğü davasında görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir. Bu mahkemelerin kurulmamış olduğu yerlerde ise bu davalara o yerdeki asliye hukuk mahkemeleri bakar. Ancak FSHHM’nin yargı çevresi, adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle yetkili yargı çevresinde FSHHM olmayan ilçelerde bu davalar asliye hukuk mahkemesinde değil, bağlı bulunulan merkezi FSHHM’de açılmadır. Örneğin, Karşıyaka adliyesi yargı çevresindeki marka hükümsüzlüğüne ilişkin dava Karşıyaka asliye hukuk mahkemesinde değil, Mersin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davasında yetkili mahkeme ise SMK 156/3 maddesi uyarınca;

• davacının yerleşim yeri veya
• hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut
• bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

Fikri ve sınai haklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka ve patent hukuku, fikri ve sınai haklar, telif hakkı ve haksız rekabet hukukundan doğan tazminat davalarında avukat veya arabulucu yardımı için hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.